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【問答】申請美國商標注冊需要注意的幾個問題

世界政治局面的日漸穩定和全球經濟的快速發展，讓各國之間的政治，經濟，文化交流越來越多。自中國加入世界貿易組織，中國企業越來越多的加入到爭奪國際市場的行列中。如何保護好自己好不容易得到的國際市場，成為中國企業家較為頭疼的問題。隨著知識產權保護意識的增強，更多的企業家為自己的產品進軍國際市場保駕護航。商標注冊成為當今的熱潮。每個國家都有自己獨特的商標法律制度。選擇在哪個國家申請商標注冊，如何利用商標保護自己的合法權利，成為企業家想了解的問題。鷹飛國際就美國商標注冊需要注意的幾個問題做詳細介紹。

一、申請美國商標注冊需要注意的問題

（一）、商標

鷹飛國際總結，由于美國專利商標局對商標的審查較為嚴格，因此申請人針對不同的商標需要注意以下問題。

1、中文商標可以在美國提交申請，但是申請人需要提供構成該商標的每一個中文字的讀音以及相應的英文翻譯。

2、如果商標是由簡單的英文字母組成，并且這些字母沒有進行風格化的修飾，為了使商標受保護的范圍更廣，我們通常會建議申請人提交申請時聲明該商標為普通字體（Standard Charaters），即不聲明保護任何顏色、大小、字體。這里所說的普通字體，通常指TIMES NEW ROMAR 或ARIAL。

3、商標如果為彩色，需要具體說明每個部分的顏色。值得注意的是，如果商標為灰色，美國專利商標局將認定該商標為彩色商標。

4、必須明確指出該商標是否在相關商業或貿易、地理描述或其他語言上有特殊含義。

另外，美國專利商標局對提供的商標圖樣的要求也非常嚴格。商標圖樣必須清晰，不能有任何模糊感。由于美國商標申請大多采用電子提交的方式，因此，申請人需要提供圖片格式的商標圖樣（如：jpg格式），美國專利商標局對圖片格式的像素也有要求，不能小于250像素大于944像素。

（二）、商品/服務項目的選擇

雖然美國不限制提交申請的商品/服務的個數，但是由于美國主張“使用”原則，因此申請人在選擇商品/服務時一定要限定為確實在生產銷售的商品或者提供的服務，切不可認為提交的商品越多，商標保護的范圍就越廣，從而選擇一些根本沒有在生產銷售或提供的服務。這樣做很可能會導致整個商標被撤銷。

另外，美國雖然遵循國際尼斯分類，但是其商品服務項目往往比尼斯分類中的商品服務項目要求更加細化。比如，商品“計算機周邊設備”是尼斯分類中規范的商品項目，但是該項商品在美國不能被接受，原因就在于商品“計算機周邊設備”的范圍太寬泛，不具體。如果要想被美國專利商標局接受，必須細化到“鍵盤、鼠標、調制解調器、掃描儀、打印機等等”。我們建議申請人在選擇準備申請的商品/服務時，可以提供該商品/服務在行業內的通用名稱，而不必刻板的按照中國商標局出版的《類似商品和服務區分表》提供的商品/服務名稱來進行選擇。

（三）美國商標的申請基礎

申請美國商標，只能基于三種基礎。也就是所，只有滿足了三種基礎中的一種才能申請美國商標。

1、以實際使用（Actual Use）為基礎提交申請

實際使用是指商標在申請之日起前已經在美國使用。“使用”主要是指標有該商標的產品已經在美國市場上銷售或者在美國媒體上做了宣傳廣告。同時值得注意的是，使用是指申請指定的所有商品/服務都有使用，而不是指部分使用。

如果以實際使用為基礎提交美國申請，申請人需要請提供商標使用證據（即每個類別至少提供一張標有商標的產品照片），以及在美國和在世界其他國家首次使用的日期（需精確到年月）

2、以意圖使用(Intend-to-Use)為基礎提交申請

意圖使用是指雖然商標在提交申請時尚未在美國使用，但是申請人真誠地（Bona Fide）計劃即將在美國使用該商標。根據美國商標法第一條（d）第1款的規定，以意圖使用為基礎提交的商標申請，待該商標通過審查后，自下發核準通知書（Notice of Acceptance）之日起三年內，必須提交商標在美國使用的聲明。否則，該商標申請將被撤銷。

3、以國內注冊（Home Registration）為基礎提交申請

以該國內注冊為基礎提交美國申請，需要注意以下幾點：第一、獲得國內注冊的商標必須與打算在美國申請注冊的商標一模一樣，不能有任何細微的改動；第二、國內注冊證上指定的商品/服務的范圍必須大于擬在美國申請保護的商品/服務范圍；第三、申請人名稱地址必須保持一致。

我們注意到，很多有中國企業或個人申請的美國商標注冊都是以實際使用為基礎提交的。但是，實際上只有很少的一部分商標真正在美國使用，絕大部分的申請人都只是出于為以后進入美國市場做好鋪墊的考慮。因此，只要任何第三方就注冊中的一項商品并沒有在美國使用提出有力證據，并且被美國上訴審判委員會（TTAB）接受，則該注冊將很有可能被整個撤銷，而不是刪除沒有使用的部分商品。

二、 商標在美國注冊后需要注意的問題

1、提交商標繼續使用的聲明

美國商標法第八條（b）指出，以本法第十二條（c）規定予以公告的注冊商標，注冊人應于注冊后第六年屆滿前一年內（即商標注冊后的第五年到第六年間）向美國專利商標局提交使用聲明，聲明該商標在商業中繼續使用在指定商品/服務上，或聲明注冊人未使用該商標是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標的意思。否則，在自注冊公布之日起第六年屆滿時，美國專利商標局將撤銷該商標注冊。

在實踐中，我們不難發現很多注冊人都沒有注意或重視此項規定，認為只需要等10年有效期屆滿前進行續展就可以維持該商標的有效性。因此造成了一大批美國已注冊商標因沒有及時提交繼續使用證明而被撤銷。

2、無可爭辯性（Incontestability）的權利

美國商標法規定，如果商標注冊人自商標注冊之日起連續五年在美國使用其注冊商標，則注冊人通過申請可以獲得無可爭辯性的權利。一項無可爭辯性的注冊可以構成注冊人擁有在貿易中使用其商標的獨占權的確鑿證據。而且任何第三方再也不能以該商標缺乏顯著性為理由，而要求美國上訴審判委員會撤銷該商標注冊。

對于真正有在美國銷售其產品的注冊人來說，此項規定十分有意義。然而在實踐中卻很少有人很好的利用了該項權利來保護自己的注冊商標和捍衛自己的權利。

3、續展

美國注冊商標的有效期為10年，從注冊之日起計算。自有效期屆滿之日前六個月內，商標所有人可以向美國專利商標局提交續展申請。與其他國家不同的是，注冊商標所有人提交續展申請的同時，還仍然需要提交使用聲明，聲明該商標在商業中繼續使用在指定商品/服務上，或聲明注冊人未使用該商標是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標的意思。否則，美國專利商標局將撤銷該商標注冊。

美國商標申請注冊程序相對復雜，對于準備在美國申請商標的中國企業或個人，在提交申請前需要仔細檢查準備申請的商標、選擇符合規范的商品/服務以及采用適合的提交基礎，只有這樣才能盡可能的避免商標審查中下發審查意見，確保商標的順利注冊；已經申請美國商標或者已獲得美國注冊商標的中國企業或個人需要重視并及時關注自己商標的最新狀態，避免商標因疏忽而被撤銷。